Brevetti e marchi sono tra gli asset più preziosi — e più delicati da gestire — nel patrimonio di un’impresa. La loro utilizzazione economica, che si tratti di sviluppo interno, licenza a terzi o cessione, incrocia due piani normativi distinti ma strettamente collegati: quello civilistico, che ne definisce la natura giuridica e le modalità di circolazione, e quello fiscale, che ne disciplina la deducibilità dei costi e la tassazione dei proventi.
Questo articolo ne offre una panoramica organica, aggiornata alle novità normative più recenti.
1. Il quadro civilistico
1.1 Le fonti: Codice civile e Codice della Proprietà Industriale
La disciplina di base dei marchi si trova negli articoli 2569-2574 del Codice civile, che ne sanciscono il diritto di uso esclusivo in capo a chi lo abbia registrato per contraddistinguere prodotti o servizi.
La normativa di dettaglio, però, è oggi concentrata nel Codice della Proprietà Industriale (CPI, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che regola in modo unitario marchi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, know-how e altri diritti di privativa industriale.
Il brevetto per invenzione industriale attribuisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di trarne profitto per un periodo di venti anni dal deposito della domanda (non rinnovabile), a fronte della sua divulgazione pubblica.
Il marchio registrato dura invece dieci anni dal deposito, ma è rinnovabile indefinitamente, il che lo rende potenzialmente un diritto perpetuo fintanto che viene utilizzato e mantenuto in vita.
1.2 Natura giuridica e circolazione dei diritti
Brevetti e marchi sono beni immateriali autonomi rispetto all’azienda cui appartengono: possono quindi essere trasferiti anche indipendentemente dal trasferimento dell’impresa (art. 23 CPI), fatta salva la regola per cui la cessione del marchio non deve indurre in inganno il pubblico circa le caratteristiche essenziali dei prodotti o servizi.
I principali negozi attraverso cui questi diritti circolano sono:
- la cessione, che trasferisce definitivamente la titolarità del diritto;
- la licenza, esclusiva o non esclusiva, con cui il titolare concede a un terzo il diritto di sfruttamento economico del bene, mantenendone la proprietà; la licenza può essere totale o limitata a determinati prodotti, territori o modalità d’uso;
- il pegno e altre garanzie reali, ammessi in quanto i diritti di proprietà industriale sono beni suscettibili di autonoma valutazione economica;
- il conferimento in società, spesso utilizzato in operazioni di riorganizzazione societaria o di start-up innovative.
Un elemento centrale della disciplina civilistica è la trascrizione degli atti di trasferimento, licenza, pegno o altri vincoli presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), prevista dagli artt. 138 e seguenti del CPI.
La trascrizione non è condizione di validità del contratto tra le parti, ma è essenziale ai fini dell’opponibilità ai terzi: chi acquista o ottiene una licenza su un diritto non trascritto rischia di vedersi opporre un atto successivo regolarmente trascritto da un altro avente causa.
1.3 Contratti di licenza: elementi tipici
I contratti di licenza di brevetto o di marchio, pur non essendo tipizzati in modo compiuto dal Codice civile, seguono nella prassi uno schema ricorrente che comprende: l’ambito oggettivo e territoriale della licenza, la durata, il corrispettivo (spesso strutturato come royalty percentuale sul fatturato, talvolta accompagnata da un minimo garantito), gli obblighi di qualità e controllo sull’uso del segno (particolarmente rilevanti per i marchi, per evitare la decadenza per volgarizzazione o per uso ingannevole), le clausole di esclusiva e di non concorrenza, e la disciplina della cessazione del rapporto.
Va inoltre ricordato che l’uso del marchio da parte del licenziatario è giuridicamente equiparato all’uso da parte del titolare ai fini della prova dell’uso effettivo, requisito la cui assenza protratta per cinque anni consecutivi espone il marchio al rischio di decadenza (art. 24 CPI).
2. Il quadro fiscale
2.1 La deducibilità dei costi: l’ammortamento fiscale (art. 103 TUIR)
Sul piano tributario, il costo di acquisizione di brevetti e marchi non è deducibile per intero nell’esercizio di sostenimento, ma va ripartito in più periodi d’imposta secondo le regole dell’art. 103 del TUIR, che si affiancano — e in parte si discostano — dai criteri contabili previsti dal principio OIC 24. In particolare:
- i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno e il know-how (processi, formule, informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico) sono ammortizzabili fiscalmente in misura non superiore al 50% del costo per periodo d’imposta, quindi in un minimo di due esercizi;
- i marchi d’impresa sono invece ammortizzabili in misura non superiore a 1/18 del costo, cioè in un minimo di diciotto esercizi;
- i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell’attivo sono deducibili in base alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Queste percentuali rappresentano limiti massimi di deducibilità fiscale: il piano di ammortamento civilistico può essere diverso (più lungo, se giustificato da una vita utile economica più estesa), ma l’eventuale eccedenza rispetto ai limiti dell’art. 103 genera una variazione fiscale in aumento in dichiarazione dei redditi, recuperabile negli esercizi successivi.
Un caso particolare riguarda i marchi e l’avviamento oggetto di rivalutazione o riallineamento (ad esempio ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020, “decreto Agosto”): la deduzione del maggior valore iscritto, subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva, può essere spalmata su un periodo più lungo (fino a un cinquantesimo annuo per gli importi eccedenti determinate soglie), regola introdotta per contenere l’impatto sul gettito di operazioni di rivalutazione particolarmente vantaggiose.
2.2 Royalties: imposte dirette, ritenute e IVA
I canoni (royalties) percepiti per la concessione in licenza di brevetti e marchi costituiscono per il licenziante reddito d’impresa, tassato secondo le regole ordinarie IRES/IRPEF e concorrendo, salvo eccezioni, anche alla base imponibile IRAP.
Quando il licenziante è un soggetto non residente, i canoni corrisposti da un’impresa italiana sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973, generalmente nella misura del 30% sull’ammontare imponibile (75% del canone lordo), salvo le riduzioni previste dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni oppure, nei rapporti infragruppo intra-UE, l’esenzione prevista dalla direttiva “Interessi e Royalties” (2003/49/CE), recepita in Italia e subordinata al rispetto di specifici requisiti di partecipazione e di beneficiario effettivo.
Sotto il profilo IVA, la concessione in licenza di un brevetto o di un marchio è considerata prestazione di servizi; nei rapporti B2B la territorialità segue il criterio del luogo di stabilimento del committente, con applicazione, nei rapporti transfrontalieri intracomunitari, del meccanismo del reverse charge.
2.3 Operazioni infragruppo e transfer pricing
Quando brevetti e marchi vengono concessi in licenza tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, il corrispettivo pattuito deve rispettare il principio di libera concorrenza (arm’s length principle) previsto dall’art. 110, comma 7, del TUIR. L’Amministrazione finanziaria può rettificare royalties infragruppo ritenute non allineate ai valori di mercato, ed è quindi prassi diffusa dotarsi di una documentazione di transfer pricing (Masterfile e documentazione nazionale) che consenta di beneficiare della penalty protection in caso di accertamento.
2.4 Il regime agevolativo del Patent Box
Il regime più rilevante in materia di fiscalità della proprietà industriale è il Patent Box, oggi disciplinato, nella sua versione vigente, dall’art. 6 del D.L. 146/2021, che ha sostituito il regime originario introdotto dalla Legge di Bilancio 2015 (L. 190/2014).
A differenza della prima versione — basata sulla parziale detassazione dei redditi generati dallo sfruttamento dei beni immateriali — il nuovo Patent Box è un regime “front-end”, agganciato ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione, il mantenimento e l’accrescimento di determinati beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, oltre — novità rispetto al vecchio regime — ai marchi, quando strettamente collegati agli altri beni agevolabili.
Il beneficio consiste in una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo ammissibili, deducibile ai fini IRES e IRAP: in pratica, per ogni euro di costo agevolabile, l’impresa può dedurre l’equivalente di 2,10 euro. Il regime può essere cumulato con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, con effetti di coordinamento tra le due misure che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo attraverso circolari e risposte a interpello, imponendo in alcuni casi la restituzione parziale del credito R&S già fruito quando interviene successivamente la maggiorazione del Patent Box.
L’opzione per il Patent Box ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile, ed è aperta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri residenti in Paesi con cui sia in vigore un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni.
Un requisito sostanziale, chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, è che il bene immateriale sia effettivamente utilizzato nei processi aziendali: non rileva, ai fini dell’agevolazione, il mero possesso di un titolo di privativa detenuto solo a scopo difensivo o di tutela di quote di mercato, senza un concreto impiego produttivo o commerciale.
Per beneficiare della cosiddetta penalty protection — l’esimente sanzionatoria in caso di successiva contestazione della maggiorazione dedotta — l’impresa deve predisporre una documentazione tecnica idonea, che ricostruisca in modo puntuale il collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo svolte e i beni immateriali cui i relativi costi si riferiscono; è un profilo che nella prassi rappresenta spesso il principale terreno di contestazione in sede di verifica, e che richiede una strutturazione contabile per progetti o centri di costo fin dall’avvio delle attività.
3. Conclusioni
La gestione di brevetti e marchi impone alle imprese di muoversi su due binari paralleli: da un lato la corretta strutturazione civilistica dei contratti di licenza o cessione, con particolare attenzione alla trascrizione presso l’UIBM e alla tutela dell’uso effettivo del segno; dall’altro una pianificazione fiscale che tenga conto dei vincoli di ammortamento dell’art. 103 TUIR, del trattamento delle royalties nei rapporti interni e internazionali, e delle opportunità offerte dal Patent Box.
Data la stratificazione di norme, prassi amministrativa e giurisprudenza che caratterizza la materia — e la frequenza con cui il legislatore interviene a modificarla — è opportuno che ogni operazione significativa su questi asset sia preceduta da una valutazione congiunta legale e tributaria, calibrata sul caso concreto.